一、概述
先用權(quán)抗辯制度系屬發(fā)明專利的特有制度?！秾＠ā返诹艞l第一款第（二）項規(guī)定，在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的，不視為侵犯專利權(quán)。該規(guī)定就是技術(shù)方案的在先實施人享有先用權(quán)并進行侵權(quán)抗辯的法律依據(jù)。
由于先用權(quán)抗辯制度與專利申請制度密切相關(guān)，因此，在討論先用權(quán)抗辯之前，我們有必要對我國專利權(quán)的在先申請制度做一個簡要回顧。專利權(quán)的在先申請制度，是指兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人。專利法之所以要將專利權(quán)授予最先申請的人，是想通過保護最先申請之人以達到鼓勵發(fā)明創(chuàng)造之目的；同時，在先申請制度還簡化了當(dāng)事人之間的舉證責(zé)任，對某一技術(shù)方案主張專利權(quán)之人只需證明其系最先提出申請者，而無須證明其完成該發(fā)明創(chuàng)造的時間早于其他人。
但問題在于，當(dāng)專利申請人就其發(fā)明專利提出申請之前，可能有主體已經(jīng)完成并在先實施了內(nèi)容相同的發(fā)明創(chuàng)造，且該主體已經(jīng)為完成和實施該發(fā)明創(chuàng)造付出了相當(dāng)?shù)某杀?。在這種情況下，如果法律突然禁止先實施人在其原有范圍內(nèi)繼續(xù)實施其發(fā)明專利的話，將損害先實施者的合法權(quán)益，難謂合理?；谝陨细鞣嚼娴目剂?，法律在實施專利權(quán)先申請制度的同時，同時輔之以先用權(quán)抗辯制度。通過先用權(quán)抗辯制度，法律將保護專利權(quán)的在先實施人在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用該專利，并以此達到專利權(quán)申請人與先實施人之間利益的平衡。
二、相關(guān)案例
（一）案件事實
王某于2006年12月8日就“交互式車載安防系統(tǒng)”（以下簡稱“涉案專利）向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請發(fā)明專利并獲得授權(quán)。專利申請公開日是2007年5月15日，頒證日是2009年2月5日，授權(quán)公告日是2009年4月2日。
2009年12月2日，甲公司與乙公司簽訂《汽車設(shè)計合同》，約定由乙公司設(shè)計A型汽車的圖紙，甲公司向乙公司支付設(shè)計費用10萬元。2009年12月30日，甲公司與丙公司簽訂《汽車制造合同》，約定由丙公司根據(jù)乙公司的設(shè)計圖紙負責(zé)A型汽車的制造，甲公司支付丙公司汽車制造價款100萬元。A型汽車設(shè)計制造所使用的技術(shù)方案完全覆蓋了王某涉案專利所要求的全部技術(shù)特征。王某遂于2011年5月20日向人民法院提起訴訟，請求法院判令甲公司停止侵權(quán)，并賠償其經(jīng)濟損失。
在本案專利申請日之前的2005年11月5日，乙公司曾為其他公司設(shè)計A型汽車的設(shè)計圖紙，丙公司曾使用乙公司設(shè)計的圖紙進行制造。從該設(shè)計圖紙上看，其所包含的技術(shù)方案亦覆蓋了涉案專利所要求的全部技術(shù)特征，且該設(shè)計方案完成之日早于涉案專利申請之日。于是，甲公司便以此為由抗辯主張其對涉案專利享有先用權(quán)。
（二）法院認定
一審法院認為：A型汽車的制造所依據(jù)的設(shè)計圖紙雖然覆蓋了王某的涉案專利技術(shù)方案，但該設(shè)計圖紙所涉技術(shù)方案的完成之日早于涉案專利申請之日。因此，依據(jù)《專利法》第六十九條第一款第（二）項關(guān)于在先使用專利技術(shù)方案不構(gòu)成侵犯專利權(quán)之規(guī)定，甲公司有權(quán)繼續(xù)在其原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用涉案專利的技術(shù)方案。故本案中甲公司使用的A型汽車的技術(shù)方案不構(gòu)成侵犯本案涉案專利的專利權(quán)。據(jù)此，一審法院判決駁回了王某的訴訟請求。
王某不服一審判決，上訴至二審法院稱：1、先用權(quán)不適用于被控侵權(quán)人使用他人先用權(quán)的情形。在本案中，先用權(quán)人為完成A型汽車技術(shù)方案的乙公司，而非甲公司。甲公司如使用該技術(shù)方案即構(gòu)成侵權(quán)。2、先用權(quán)依法只能由先用權(quán)人自己使用，不能轉(zhuǎn)讓及受讓。乙公司轉(zhuǎn)讓先用權(quán)、甲公司受讓先用權(quán)違反專利法。3、專利法規(guī)定的在原有范圍內(nèi)使用，是指先用權(quán)人使用相同方法所投入的和只能用于該專利技術(shù)的有形財產(chǎn)（如專用設(shè)備）的范圍，而非在先使用的技術(shù)方案的范圍。技術(shù)思想若是以圖紙表示的，圖紙只是在先使用技術(shù)方案的載體而非使用范圍。不能認定設(shè)計單位在先使用專利方法在圖紙上設(shè)計了一項技術(shù)方案，那么他就可以繼續(xù)將該圖紙在其他生產(chǎn)中投入使用。因此，乙公司只能在王某提出專利申請之前的生產(chǎn)中繼續(xù)使用其技術(shù)方案，如再為甲公司設(shè)計汽車圖紙而使用本涉案專利的技術(shù)方案，則超出了原有的使用范圍。
二審法院認為：本案王某認為乙公司和丙公司在A型汽車的設(shè)計制造中，在先使用了與涉案專利相同的技術(shù)方案，在專利權(quán)人獲得專利權(quán)后，在先實施人實施該技術(shù)方案只能局限在其申請日前已經(jīng)開始的生產(chǎn)活動中，這無異于剝奪了在先實施人的先用權(quán)，使先用權(quán)成為了一次就能用盡的權(quán)利，這顯然不符合立法之本意；乙公司和丙公司作為A型汽車的設(shè)計者和制造者，其職責(zé)就是設(shè)計和制造。在王某獲得專利權(quán)授權(quán)后，乙公司將自己研究的技術(shù)方案在其他生產(chǎn)設(shè)計中繼續(xù)使用，應(yīng)認定為在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。而在本案中，甲公司并非直接的設(shè)計和制造主體，先用權(quán)并沒有因A型汽車的設(shè)計制造而發(fā)生移轉(zhuǎn)。因此，在乙公司不構(gòu)成侵權(quán)的情況下，甲公司在生產(chǎn)制造A型汽車中的行為也不構(gòu)成專利權(quán)侵權(quán)。據(jù)此，二審法院判決駁回上訴，維持原判。
三、法律分析
上述案例表明，先用權(quán)的實施范圍往往會成為實務(wù)中爭議的焦點?！秾＠ā返诹艞l第一款第（二）項所規(guī)定的“原有范圍“究竟該如何界定呢？理論上認為，先用權(quán)得以實施的原有范圍應(yīng)從以下方面予以界定：
（一）繼續(xù)實施行為的范圍
該條規(guī)定的在先實施人行使先用權(quán)的范圍系“制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準備”。從文義解釋出發(fā)，在先實施人繼續(xù)實施的行為僅限于制造和使用發(fā)明方法。惟需注意的是，如在先實施人因在先制造的行為獲得先用權(quán)，其在后的繼續(xù)實施行為應(yīng)包括繼續(xù)制造、銷售、許諾銷售或使用行為。
（二）繼續(xù)實施人的范圍
由于先用權(quán)不可轉(zhuǎn)讓和許可使用，只有在享有先用權(quán)的主體發(fā)生合并、分立、繼承時方得發(fā)生主體之變更。因此，繼續(xù)實施人的范圍只能是因在先制造相同產(chǎn)品、使用相同方法而獲得先用權(quán)的人。在本案中，乙公司和丙公司無疑是本案的先用權(quán)人，但甲公司并非先用權(quán)人。原因在于，甲公司與乙公司、丙公司之間的合同關(guān)系，在其性質(zhì)上并不能認定為先用權(quán)轉(zhuǎn)讓法律關(guān)系，甲公司并未因《汽車設(shè)計合同》和《汽車制造合同》的簽訂而獲得先用權(quán)；此外，如果甲公司未與乙公司、丙公司簽訂使用該涉案專利技術(shù)方案的合同，乙公司和丙公司的先用權(quán)將無處實施，其先用權(quán)也就變成了無法行使的權(quán)利。因此，為了確保先用權(quán)能夠得以實施，享有先用權(quán)的主體有權(quán)與新加入的主體一道共同行使先用權(quán)，且不能因此認定新加入的主體在共同實施先用權(quán)時受讓了其先用權(quán)而成為了先用權(quán)人。
先用權(quán)抗辯制度集中展現(xiàn)了立法中的利益衡平理念。立法者要求專利法在保護申請人專利權(quán)的同時，必須顧及到發(fā)明專利利益相關(guān)方的合法權(quán)益。在實務(wù)中，經(jīng)營主體只有對其進行了解、掌握，才能充分維護自身合法權(quán)益。
中國汽車維修行業(yè)協(xié)會
2019年3月4日
